Kommende endringer i varemerkeloven det er verdt å merke seg

Når trer den nye varemerkeloven i kraft?

De omfattende endringene i varemerkeloven bygger på EUs varemerkedirektiv, 2015/2436, vedtatt i 2015. Selv om Stortinget allerede i 2020 vedtok de nødvendige endringene i varemerkeloven, har disse fremdeles ikke trådt i kraft. For at EFTA-statenes vedtak om å gjøre direktivet til en del av EØS-avtalen skal bli gjeldende, må medlemslandene (Norge, Island og Liechtenstein) løfte sine konstitusjonelle forbehold. Norge og Island gjorde det i 2020, men Liechtenstein har foreløpig ikke gjort det. Når loven trer i kraft er derfor usikkert, men Patentstyret forventer at det vil skje i 2023.

Endringene i varemerkeloven i korte trekk

Vi tar i denne artikkelen for oss fem endringer som vi mener er spesielt viktige i konteksten IP og immaterielle rettigheter:

1. I saker om oppheving eller sletting på grunn av manglende særpreg, vil kravet ikke føre frem hvis det eldre varemerket har oppnådd særpreg før en motpart krever det opphevet/slettet, selv om det ikke hadde særpreg ved søknadstidspunktet.
2. Ond tro-begrepet utvides, og for agenter/representanter får loven nå en spesialbestemmelse.
3. Du trenger ikke lenger å reise egen sak om bruksplikt dersom varemerkesøknaden/-registreringen din bli angrepet som følge av en eldre varemerkeregistrering. Med lovendringen kan manglende bruk anvendes som forsvar i én og samme innsigelses- eller ugyldighetssak.
4. Registrerte varemerker og søknader kan særskilt pantsettes.
5. Varemerker i sort-hvit som søkes registrert etter ikrafttredelsen vil ikke lenger ha vern for alle farger.

La oss se nærmere på disse endringene.

1. Varemerker kan få vern hvis de har oppnådd særpreg før krav om sletting er sendt inn

Et varemerke må ha særpreg for å kunne registreres, som i hovedsak innebærer et forbud mot å registrere varemerker som er beskrivende for de varene og tjenestene som varemerket omfatter. Slik loven er i dag må særpreget foreligge på søknads- og registreringstidspunktet. 

Det hender at Patentstyret feilaktig registrerer varemerker som ikke har tilstrekkelig særpreg, eksempelvis fordi det egentlig er beskrivende for enkelte av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for. Hvis en motpart seks måneder senere krever registreringen ugyldiggjort, og Patentstyret er enig i at de har gjort en feil fordi varemerket på søknadstidspunktet ikke hadde særpreg, vil varemerket i dag settes til side som ugyldig.

Den nye varemerkeloven åpner for at særpreget kan innarbeides etter at søknaden er sendt inn. Betydningen av dette er at dersom varemerket gjennom bruk har oppnådd særpreg etter søknadstidspunktet, men før en motpart fremsetter sitt krav, vil ikke kravet lenger føre frem og registreringen vil bestå. Det er imidlertid verdt å merke seg her at varemerket i slike tilfeller vil ha vern fra tidspunktet for innarbeidelsen, og ikke lenger fra søknadstidspunktet. 

De nye reglene vil fremgå av ny § 29 første ledd siste punkt og § 35 andre ledd første punktum.

2. Varemerkesøknader innlevert i “ond tro”

Dagens lov har en bestemmelse om søknader innlevert i ond tro, men denne rammer bare en spesifikk situasjon. Den omfatter situasjonen hvor en annen har tatt merket i bruk før du søkte (og som fortsatt er i bruk) og du var kjent med denne bruken, og de to varemerkene er egnet til å forveksles med hverandre. I slike tilfeller vil søknaden normalt bli ansett innlevert i strid med god forretningsskikk (ond tro) og avslått av registreringsmyndighetene. 

Et eksempel på dette kan være Peder Ås og Hans Tastad som driver bilverkstedet “Bileksperten AS”. Etter tre år surner samarbeidet og de legger ned bedriften, og begge starter hvert sitt bilverksted. Peder tenker at det ville vært smart å fortsette å bruke varemerket “Bileksperten”, siden det er godt kjent i bygda, så han søker om å få varemerket registrert. Uten samtykke fra den andre, vil denne søknaden etter dagens bestemmelse bli nektet registrert fordi søknaden må anses innlevert i ond tro.

Med lovendringen blir det et absolutt hinder for registrering av varemerker som “søkes registrert i ond tro” (ny § 15 første ledd bokstav f). Med andre ord utvides begrepet ond tro i forhold til dagens lov. 

Den nye bestemmelsen vil omfatte den tidligere ond tro-regelen, og dette vil trolig fortsette å være det primære anvendelsesområdet, men vil også ramme andre søknader hvor innleveringen vil utgjøre en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor andre næringsdrivende. Ett eksempel kan være den som forsøker å registrere et varemerke om igjen og om igjen for å unngå bruksplikten, som inntrer etter fem år, bare for å sitte på rettigheten uten et reelt grunnlag. 

For agenter og representanter for merkeinnehaveren, typisk agenturer, får varemerkeloven nå en spesialbestemmelse i ny § 16, bokstav b. Den nye bestemmelsen rammer de tilfellene hvor en agent eller representant for merkeinnehaveren søker varemerket registrert i eget navn uten samtykke fra innehaver. Dette er en praktisk situasjon, noe man har sett flere eksempler på, spesielt når agenturforholdet nærmer seg slutten, eksempelvis fordi agenten ønsker å skaffe seg en bedre forhandlingsposisjon.

Den nye bestemmelsen i § 16 bokstav b) må ses i sammenheng med ny § 4 a tredje ledd, som gir merkeinnehaveren rett til å kreve varemerket overført til seg dersom agenten eller representanten har fått merket registrert i eget navn uten samtykke og grunnlag.

3. Manglende bruk som forsvar i innsigelses- og ugyldighetssaker

Dagens system er slik at dersom en motpart angriper din varemerkeregistrering på bakgrunn av sin eldre varemerkeregistrering, må du gå til en egen sak om sletting av den eldre registreringen på grunn av manglende bruk. Med lovendringen kan dette nå gjøres som del av en og samme sak. 

De nye reglene vil fremgå av ny § 29 a og 35 a, og gir deg som innehaver av en varemerkeregistrering en rett til å kreve dokumentasjon på bruk dersom den eldre rettigheten er åpen for angrep som følge av bruksplikten, det vil si mer enn fem år gammel. De nye bestemmelsene regulerer skjæringstidspunktet for beregningen av femårsperioden. Det er verdt å merke seg her at de nye reglene, etter ordlyden i § 29 a og 35 a, ikke gir grunnlag for sletting av den eldre rettigheten dersom bruksplikten ikke er oppfylt. Konsekvensen av dette er dermed at innsigelsen eller den administrative overprøvingen begrenses til kun å gjelde de varer og tjenester som motparten eventuelt kan dokumentere reell bruk av varemerket sitt for. 

Dette kan kanskje heve terskelen for innsigelser og overprøvinger. Dersom en innsiger ikke kan bevise tilstrekkelig bruk, vil varemerket etter innsigelsen kunne være særlig utsatt for sletting. Innsigeren må derfor tenke seg om en ekstra gang. Fra EU, som har hatt denne regelen en del år allerede, vet vi av erfaring av bruksplikt hyppig blir brukt som forsvar i slike saker. Dette vil også kunne bety økte kostnader for partene. Et av formålene med administrative overprøvinger hos Patentstyret er at de skal være et rimelig alternativ til domstolsbehandling. Dette vil det nok fortsette å være, men forskjellen blir nok noe mindre. 

4. Du kan nå særskilt pantsette registrerte varemerker og søknader, og det kommer nye regler om rettsvern 

Bedrifter har i flere år kunnet pantsette sine patentrettigheter særskilt, eksempelvis som sikkerhet for å ta opp lån. Hittil har man måttet pantsette varemerker som en del av en større pakke med andre driftsmidler (innbo, maskiner, utstyr osv.) – det som kalles driftstilbehørepant. 

Med lovendringen vil det også bli mulig å særskilt pantsette norske varemerkeregistreringer og varemerkesøknader på samme måte. Dette vil følge indirekte av ny § 56 a med henvisning til panteloven § 4-11. Som en del av dette er det også foreslått å oppheve bestemmelsen i varemerkeloven § 55 om forbudet mot utlegg og arrest mot registrerte varemerker. For innarbeidede varemerker vil imidlertid dette forbudet bestå. 

Nye kollisjonsregler. Med lovendring skal pant i varemerkerettigheten, samt overdragelser og frempantsettelser, kunne anmerkes i varemerkeregisteret (§ 56 a). Som en følge av dette er det også foreslått nye kollisjonsregler i ny § 56 b, som er utformet etter et tilsvarende mønster i patentloven. Det vil si at anmerkningen i varemerkeregisteret gir rettsvern for den nye innehaveren eller panthaveren mot andre som hevder en rett til varemerket.

“Ved kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av registrert varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalt lisens, overdragelse av avtalt lisens, pantsettelse av varemerke som nevnt i panteloven § 4-11, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest, går rettserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, foran rettserverv som ikke er mottatt samme dag eller tidligere” (ny § 56 b første ledd)

En slik rettsvernsregel er ny og viktig, og gir varemerkeregisteret en ny funksjon den tidligere ikke har hatt. Et eksempel er innehaver A som henter inn finansiering med sikkerhet (pant) i varemerkene sine. Panthaveren anmerker ikke pantsettelsen i varemerkeregisteret, og finner senere ut at innehaveren har solgt bedriften til en konkurrent (innehaver B), som kjøper den med alt som følger med, inkludert varemerkene, og anmerker overdragelsen uvitende om pantsettelsen. Da er det plutselig to aktører som har rettigheter i de samme varemerkene – to rettigheter som vil være i konflikt med hverandre. I dette tilfellet er det innehaver B, og ikke panthaver, som vinner retten til varemerket.

De nye kollisjonsreglene er praktisk viktig og vil løse konflikter mellom erververe av rettigheter til et varemerke (lisenstakere, kjøpere o.l), utleggstakere (kreditorer) og konkursbo.

Varemerker med en høy grad av goodwill (kvalitet, rykte og rennomé) i markedet er potensielt veldig verdifulle og kan derfor være en veldig god sikkerhet. En utfordring med de nye reglene for pantsettelse kan bli verdsettelsen av et varemerke.

5. Vernet for alle fargekombinasjoner av svart-hvitt varemerker forsvinner  

I de nordiske landene har praksis i lang tid vært at varemerker i svart-hvitt (tenk Adidas-logoen) har vern for alle fargekombinasjoner. Dette er motsatt av den praksisen som EUIPO har hatt, hvor slike merker kun har vern i svart-hvitt. I endringsloven (lov-2020-06-12-67) er det ikke vedtatt en egen bestemmelse om slike sort-hvitt-merker, men i punkt VIII står det følgende:

“2. Søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert før ikrafttredelsen, skal anses å omfatte alle fargevariasjoner av tegnet. For søknader om varemerkeregistrering som innleveres etter ikrafttredelsen, gir Kongen forskrift om virkningen av at søknaden gjelder et tegn i sort-hvitt.”

Praksisendringen betyr at vi får en harmonisering med praksisen i EU. Her blir tidspunktet for søknaden avgjørende. Alle søknader som sendes inn før loven trer i kraft vil fortsatt ha vern for alle farger. 

Andre endringer i varemerkeloven

Det er mange andre endringer av større eller mindre betydning som også vil komme utover de som er nevnt her. En av disse, som bør nevnes, er at kravet til grafisk gjengivelse (§ 14 første ledd) erstattes med et krav om at merket “kan gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis”. Dette nye kravet er teknologinøytralt og vil innebære at en lydfil for lydmerker trolig vil være tilstrekkelig. Når teknologien tillater det vil dette også ha betydning for hvordan bevegelsesmerker og luktmerker registreres. Nærmere regler om dette vil komme i varemerkeforskriften.

Bruk av andres varemerker i sammenlignende reklame i strid med forskrift til markedsføringsloven § 26 andre ledd inntas som et konkret eksempel på bruk i § 4 tredje ledd.

Med lovendringene rammes varemerker påført varer, herunder på emballasjen, som er under transitt i Norge. I loven er det vedtatt en ny bestemmelse som innebærer at merkeinnhaveren må samtykke til innføring av varer til norsk tollområde, selv om disse ikke går over i fri disponering her i landet, dersom varene/emballasjen er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke som er registrert her i landet for varer av samme slag. Unntaket fra dette er dersom eieren eller mottakeren av varene godtgjør at merkeinnhaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet.

En endring som ikke ble vedtatt, men som er verdt å nevne, er hvilken rolle staten skal ha når Klagenemndas avgjørelser bringes inn for tingretten. Innsigelser og administrative overprøvinger er i utgangspunktet en sak mellom to private parter, men når saken bringes inn for domstolen er det Klagenemnda ved staten som går inn som motpart mot den private parten som bringer saken inn for domstolen. Departementet erkjenner at det er gode grunner for å vurdere en endring av partsforholdet i slike søksmålssituasjoner, men påpeker at dette er en endring som krever en særlig utredning.

“Dette skyldes at slike endringer vil reise en del spørsmål om forholdet mellom alminnelig forvaltningsrett, sivilprosess og særregler om industrielt rettsvern som må utredes mer, før det kan konkluderes med hvilke løsninger som bør velges. Det er blant annet spørsmål om hvordan lovreguleringen av søksmålsgjenstand og omfanget for domstolsprøvingen bør utformes, forholdet til det underliggende forvaltningsvedtaket og i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte staten bør ha rett til å opptre i saken for å ivareta eventuelle offentlige interesser som gjør seg gjeldende” (Prop. 43 LS (2019-2020) s. 113).

Oppsummering

Endringene har som sagt ikke trådt i kraft enda, og det er et åpent spørsmål når de vil gjøre det. Men de vil kunne ha betydning for omfanget og forvaltningen av dine varemerkerettigheter.

Dersom du har spørsmål til endringene som kommer i varemerkeloven, eller du ønsker å vite om eller hvordan disse endringene kan påvirke deres varemerkerettigheter, er det bare å ta kontakt med oss i Onsagers.

Kilder:

• Lov om endringer i varemerkeloven og tolloven (lovdata.no)
• Proposisjon 43 til Stortinget (regjeringen.no) 
• Nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier (patentstyret.no)