Å utforme en patentsøknad er en nitidig prosess. En god patentsøknad må inneholde et godt gjennomtenkt kravsett for å gi solide rettigheter.
Med et meddelt patent har patentinnehaver rett til å hindre andre fra å produsere, benytte, importere, selge eller legge ut for salg sin oppfinnelse. Og oppfinnelsen er definert av patentets krav.
Et meddelt patent består normalt av flere krav som kan kategoriseres i hovedkrav og underkrav, der underkravene kan anses å representere eksempler innenfor det bredere omfanget gitt av hovedkravene. Det er altså hovedkravene som definerer patentinnehavers rett til å utelukke andre fra å kommersialisere oppfinnelsen.
Hva skal vi da med underkrav?
Hensikten med underkrav er primært å sikre begrensende særtrekk som enkelt kan flyttes opp under søknadsbehandlingen dersom vi stiller oss enig med gransker i at hovedkravet ikke har tilstrekkelig nyhet/oppfinnelseshøyde/klarhet, eventuelt at vi anser det som formålstjenlig å begrense hovedkravet for å kunne hevde enerett ved patent, selv om vi er uenig i granskers konklusjoner.
I prinsippet kan alt av beskrivelse benyttes ved endring av et krav. Imidlertid er det visse fordeler med å benytte underkrav. Underkrav har vanligvis en ordlyd som er mer gjennomtenkt. I tillegg er gransker pålagt å sjekke patenterbarheten av underkravene dersom vedkommende konkluderer med at hovedkravet ikke tilfredsstiller kriteriene for patenterbarhet.
Det er ikke alltid at særtrekk i beskrivelsen er vel egnet for å endre kravene. De særtrekk som man under søknadsbehandlingen ønsker å trekke inn i hovedkravet kan for eksempel være formulert slik at de ikke faller naturlig inn i kravformuleringen, eventuelt at de har en spesifikk ordlyd som resulterer i et krav med for snevert beskyttelsesomfang. Vi kan også risikere å få en såkalt «cherry-picking»-innvending, det vil si at vi trekker ut enkeltsærtrekk fra et antall særtrekk beskrevet i kombinasjon i den opprinnelige beskrivelsen, eller trekker ut særtrekk fra flere forskjellige utførelsesformer og setter de sammen i en kombinasjon som ikke klart fremkommer i den opprinnelige beskrivelsen.
Underkrav kan ha en viss funksjon også etter meddelelse av patent, men da som videre begrensninger av hovedkrav i forbindelse med en innsigelse, administrativ overprøving og ugyldighetssøksmål. Underkrav kan også være nyttig for ikke-teknisk-kyndige dommere som behøver hjelp til bedre å forstå hva beskyttelsesomfanget av hovedkravet konkret innbefatter. Eller, sagt på en annen måte, hva hovedkravet i alle fall skal omfatte.
Det er dessverre en utbredt misforståelse at konkurrenter kan benytte seg av innholdet i underkrav for å hevde at patentinnehaver har et snevrere beskyttelsesomfang enn hva hovedkravet skulle tilsi. Loven er her imidlertid klar: Konkurrentene må forholde seg til det beskyttelsesomfang som er gitt av det meddelte hovedkravet eller hovedkravene. Vi viser her til patentlovens §39 og patentforskriften §7.
Les mer om underkrav fra EPO og Nolo.com
