Like før jul avsa Høyesterett dom i den såkalte «Lilla-saken». Dommen tydeliggjør om og når det er mulig å ta eierskap til farger på merkevarer, og er spesielt interessant for alle som jobber med markedsføring og merkevarebygging.

23. desember 2017

Sandoz lanserte inhalasjonsmedisinen Airflusal Forspiro i Norge i april 2014. Medisinen er en generisk versjon av GlaxoSmithKlines (GSK) Seretide. Seretide har siden lanseringen i 1999 kommet i en inhalator påført to lillanyanser, og lilla har også vært et sentralt element i markedsføringen av Seretide. Da Airflusal også ble lansert i en lilla inhalator gikk GSK til rettslige skritt for å få stanset Sandoz’ bruk av fargen lilla.

Onsagers representerte Sandoz og Novartis i alle instanser i rettstvisten. Etter nesten fire års kamp i rettssystemet fikk våre klienter medhold, da Høyesterett avsa sin dom den 11. desember 2017.

– Dommen er svært interessant for alle som ønsker å bygge en merkevare. Den gir klare føringer for hvordan man kan bør forholde seg til fargebruk og om det i det hele tatt er mulig å ta eierskap til en farge, sier advokat og seniorpartner i Onsagers, Thomas Gaarder-Olsen.

Nyanser av lilla

I tidligere rettsinstanser hevdet GSK eierskap til alle nyanser av lilla. Det ble også henvist til markedsføringsloven. I Høyesterett var saken begrenset til hvorvidt GSK hadde innarbeidet to spesifikke nyanser av lilla i sitt varemerke.

– En fargenyanse kan innarbeides som et varemerke alene, men det skal svært mye til. Vanligvis vil ikke omsetningskretsen oppfatte farge som et tegn på kommersiell opprinnelse, men heller som informasjon om varens egenskaper, for eksempel smak, eller som ren dekor, forteller Gaarder-Olsen.

En enstemmig Høyesterett kom frem til at GSK ikke har innarbeidet noen av lilla-nyansene som varemerke. Høyesterett la til grunn at det generelt skal mye til å innarbeide farger som varemerke, blant annet på grunn av friholdelsesbehovet for farger.

I denne saken ble terskelen ansett å ligge enda høyere, ettersom legemiddelindustrien ofte benytter farger deskriptivt for å angi de forskjellige inhalasjonsmedisinenes funksjon og virkeområde. Høyesterett viste derfor til behovet for å videreføre, forsterke og/eller utvide denne etablerte fargekoden som et forsterkende element i friholdelsesbehovet.

Fargekode, ikke varemerke

Høyesterett anser altså bruken av farger som fargekoder og ikke som varemerker. Til tross for at GSK har dokumentert sin bruk av lilla gjennom betydelig markedsføring, anser ikke Høyesterett at fargen kommuniserer et varemerke.

– Dommen fremhever også at GSK i sin markedsføring har benyttet en rekke ulike nyanser av lilla. Denne manglende konsistensen i fargebruk gjorde at Høyesterett ikke anså fargebruken som en bevisst innarbeidelse av et kjennetegn, sier Gaarder-Olsen.

Det ble også vist til at GSKs bruk av lilla ikke har vært eksklusiv på området inhalasjonsmedisin.

Markedsundersøkelser og metodikk

Under rettssaken ble det lagt frem flere markedsundersøkelser som var ment å vise at fargenyansene ble oppfattet som et særpreget varemerke. Høyesterett kommenterte at slike markedsundersøkelser kan være relevante beviselementer og kan tillegges stor vekt.

– For at en markedsundersøkelse skal være av vekt, må den imidlertid være rettet mot den relevante omsetningskretsen. GSK anførte at pasienter ikke utgjorde en del av omsetningskretsen, ettersom inhalasjonsmedisin skrives ut på resept av legen, samt at markedsføring for reseptbelagte legemidler overfor pasienter ikke er tillatt, forteller Gaarder-Olsen.

Høyesterett var uenig i dette utgangspunktet, og la til grunn at hvem som tilhører den relevante omsetningskretsen avhenger av hvem som direkte eller indirekte kan påvirke kjøpsbeslutningen.

Ettersom pasienter ble ansett å være involvert i prosessen frem til valg av medikament, ble pasienter ansett som en naturlig del av omsetningskretsen. Siden GSKs fremlagte undersøkelser hovedsakelig omfattet leger og farmasøyter, ble undersøkelsene av denne grunn ansett å være utilstrekkelige for å vise innarbeidelse av varemerke.

Høy terskel for farger som varemerke

Høyesterett la også til grunn at undersøkelsenes metodikk uansett var lite egnet til å kunne bevise hvorvidt fargenyansene ble oppfattet som et kjennetegn. Slik spørsmålene var stilt var det ifølge Høyesterett nærliggende å mene at svarene reflekterte kunnskap om produkt og leverandør, nemlig at GSKs Seretide kommer i en lilla inhalator. Slik kunnskap gir ingen holdepunkter for at deltakerne i undersøkelsen oppfatter fargebruken som et særlig kjennetegn.

Dermed ble det av Høyesterett konkludert med at ingen av fargenyansene har oppnådd varemerkerett, og GSKs anke ble forkastet.

– At terskelen er høy for å innarbeide en farge som et varemerke, og da spesielt på områder der omsetningskretsen er vant til å oppfatte fargen deskriptivt, er ikke overraskende. Heller ikke at fargebruken bør være både eksklusiv og konsekvent, sier Gaarder-Olsen.

Ønsker man å innarbeide en farge som et varemerke vil sjansene for å oppnå dette vært best på et område der omsetningskretsen ikke er vant til å oppfatte farger deskriptivt.

– Man bør være bevisst på fargebruken fra dag én, slik at den aktuelle fargen benyttes konsekvent og på en måte som vil oppfattes som kjennetegnsbruk, avslutter han.

Ønsker du å lære mer om fargebruk og varemerkebeskyttelse? Ta kontakt med Thomas Gaarder-Olsen